martes, 19 de agosto de 2014

Los Derechos de propiedad industrial, en particular: la patente



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La patente, regulada por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (parcialmente modificada con posterioridad), es un título de propiedad industrial que otorga el Estado a quien ha realizado una invención, por cuya virtud se le concede al inventor el derecho a explotar «en exclusiva» dicha invención, durante un periodo de 20 años, dentro de un determinado territorio, y a impedir asimismo que terceros puedan eventualmente hacer uso de dicha invención o llevar a cabo actos de explotación con relación a la misma sin contar con el consentimiento o la autorización del titular de la patente. Como contrapartida a este derecho de explotación «en exclusiva», la invención es divulgada y publicada mediante su inscripción en el Registro de Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Derecho de propiedad industrial y patente

La obtención de una patente —y, lo que es más importante, del derecho de explotación "en exclusiva" que le corresponde a su titular— deriva de un procedimiento, que inicia el inventor, destinado a lograr finalmente la inscripción de la invención a su favor en el citado Registro, porque es precisamente el acto de "la inscripción" el que produce la concesión de la patente.

Patentada una invención, su titular (el inventor) podrá explotarla "en exclusiva" de dos maneras diferentes: 1) Ofreciendo en el comercio productos que incorporan la invención; o bien 2) Servirse de la invención para producir productos. Por ello, al titular de la patente le asiste el "derecho de excluir a otros" de comercializar productos o de producir productos que incorporen la invención patentada.

- Requisitos de patentabilidad


El objeto de la patente es «la invención». Pero no toda invención es patentable. Para que una invención sea patentable y, por ello, susceptible de inscripción en el Registro de Patentes, ha de cumplir 3 requisitos:

+ Que la invención constituya una "novedad"


Se entiende que una invención es "nueva" cuando no se encuentra comprendida en el "estado de la técnica".

El "estado de la técnica" supone un concepto abstracto, y está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público, en España o en el extranjero, por cualquier medio. De esta idea se desprende, en primer lugar, que la invención debe ser «nueva» a nivel mundial; y, en segundo lugar, que el estado de la técnica es un concepto mutable, que se define en un momento temporal concreto (el de la solicitud de la patente).

+ Que la invención derive de una "actividad inventiva"


El invento debe ser fruto de la aplicación del ingenio y el estudio, y debe implicar un avance de cierta entidad y consistencia. Hace falta, por ello, que la invención no resulte evidente para un técnico o experto medio (profesional) en la materia de que en cada caso se trate.

+ Que la invención sea susceptible de "aplicación industrial"


Es decir, que la invención pueda materializarse o emplearse en una industria, incluida la agrícola. Este requisito es imprescindible para diferenciar una invención patentable de una invención no patentable. Por ejemplo, un descubrimiento, una teoría científica o un método matemático no es una invención patentable porque en sí mismo no tiene una aplicación directa en la industria. En cambio, las particulares aplicaciones en la industria de un descubrimiento, de una teoría científica o de un método matemático sí son patentables.

Por otra parte, no son patentables: los descubrimientos; las teorías científicas; los métodos matemáticos; las obras literarias o artísticas; las obras científicas; los programas de ordenador; las formas de presentar informaciones; las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres (procedimientos de clonación de seres humanos, utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales); las invenciones relativas al cuerpo humano, etc.

- Clases de patentes


Existen diversos criterios de clasificación de una patente:

+ Por la naturaleza de la invención, es clásica la distinción entre la patente de producto y la patente de procedimiento


La patente de producto desemboca en la obtención de un objeto nuevo (por ejemplo, un utensilio, una maquinaria) o de una sustancia nueva (por ejemplo, una molécula) en los que se concreta y materializa el descubrimiento técnico. En cambio, en la patente de procedimiento la innovación creadora se concreta en la determinación de una nueva vía, de un nuevo procedimiento o de un nuevo sistema para la obtención de un producto ya conocido.

+ Por el procedimiento de concesión de la patente, deben distinguirse las patentes nacionales, las patentes europeas, y las patentes gestionadas en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes


. Las patentes nacionales son aquellas que se solicitan y tramitan al amparo de las normas correspondientes al Estado en cuyo ámbito el solicitante pretenda que surta sus efectos. Si el solicitante pretende que la patente surta sus efectos en el ámbito de nuestro Estado, tendrá que tramitar su concesión ante la OEPM.

. Las patentes europeas. La patente europea es aquella que confiere al titular de la patente, en "cada Estado miembro" para el que se "haya concedido" la patente, los derechos que otorgan las normas correspondientes a cada uno de los Estados miembros con relación a los cuales la patente se ha concedido. En este sentido, el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas permite que un inventor pueda obtener un conjunto de patentes nacionales europeas a través de una única solicitud en la Oficina Europea de Patentes.

. Las patentes internacionales (la vía PCT o a través del "Tratado de Cooperación en materia de Patentes"). El PCT facilita la tramitación de las solicitudes, estableciendo un sistema por el que, con relación a los Estados relacionados en dicha solicitud, la presentación de "una sola" solicitud de patente internacional produce los mismos efectos que la presentación en cada uno de los Estados indicados en dicha solicitud de una patente nacional. El PCT no es un procedimiento de concesión de patentes ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que establece un sistema internacional uniforme en relación con "el procedimiento" que debe llevarse a cabo para la concesión de una patente, pero son cada uno de los Estados designados en la solicitud los que finalmente concederán o denegarán la patente.

En suma, las patentes sólo surten efectos en el ámbito territorial del país (o de los países) que ha acordado su concesión. En los países que no hayan otorgado dicho título, el inventor carece del "derecho de exclusiva" en la explotación y uso del invento, por lo que el invento se considera de "dominio público" y cualquier persona puede explotarlo libremente. De aquí la importancia de patentar un invento en todos los países en los que el inventor quiera comercializar su invención.

+ Por la concatenación técnica entre invenciones patentables, pueden distinguirse entre patentes independientes y patentes dependientes


Las patentes independientes son aquellas en las que la explotación de la invención puede llevarse a cabo de manera autónoma e independiente (es el supuesto normal).

En cambio, las patentes dependientes son aquellas cuya invención no puede ser explotada sin utilizar una invención protegida por una patente anterior perteneciente a un titular distinto. En este supuesto, el titular de la patente "dependiente" asume una posición de subordinación con relación al titular de la patente (que podríamos denominar «principal»), por lo que el titular de la patente dependiente queda abocado a llegar a un acuerdo con el titular de la patente "principal" que le permita el aprovechamiento de la suya. Si no hubiese acuerdo entre el titular de la patente «principal» y el titular de la patente "dependiente", el titular de la patente dependiente puede exigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas la concesión de una "licencia obligatoria" sobre la patente anterior (o principal), esto es, de una autorización que le permita utilizar la patente "principal", aun sin contar con la autorización de su titular, para poder llevar a cabo la explotación de la suya al ser «dependiente» de aquélla.

- Las invenciones laborales


En este orden deben distinguirse 3 hipótesis diferentes:

+ Las invenciones logradas por un trabajador que sean fruto de una actividad de investigación, cuando dicha actividad constituya el objeto del contrato de trabajo, pertenecerán al empresario del que depende el trabajador.

+ Las invenciones logradas por un trabajador que sean fruto de una actividad de investigación llevada a cabo al margen del contrato de trabajo, pertenecerán al trabajador.

+ Las invenciones logradas por un trabajador, al margen del contrato de trabajo, pero en cuya obtención hayan influido predominantemente los conocimiento adquiridos dentro de la empresa o la utilización de los medios proporcionados por ésta, pertenecerán al empresario, aunque éste deberá entregarle al trabajador una justa compensación por ella atendiendo a la importancia industrial y comercial del invento.

- La titularidad de la patente


La titularidad sobre una patente se puede adquirir de forma originaria o de forma derivativa.

+ La titularidad originaria


La titularidad originaria de una patente se encuentra reservada a la persona que, habiendo presentado la correspondiente solicitud, le ha sido concedida. Lo normal será que el solicitante de la concesión de la patente sea el propio inventor. Pero, al margen de esta idea general, deberán tenerse en cuenta dos hipótesis diferentes: a) Cuando el invento se haya obtenido como consecuencia de un trabajo en equipo, se entenderá que la titularidad de la patente corresponderá "de forma común" a todos los miembros de dicho equipo; y b) En el supuesto de que distintos investigadores, actuando cada uno de ellos de forma independiente con relación a los restantes, obtengan simultáneamente un mismo invento, la titularidad de la patente corresponderá a quien en primer lugar solicite la concesión de la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

+ La titularidad derivativa


La titularidad derivativa de una patente es aquella que adquiere una persona como consecuencia de la realización de determinadas operaciones jurídicas en el ámbito del tráfico mercantil. En este ámbito, destacan, por su importancia, los supuestos de transmisión (o cesión) de la patente, ya sea por actos "inter vivos" (v. gr. compraventa) o "mortis causa" (herencia).

Como consecuencia de la transmisión, el titular transfiere la patente, con todos los derechos y facultades que ésta incorpora (siempre que sean susceptibles de transmisión), a un tercero que adquiere la titularidad de la misma. En consecuencia, la transmisión de la patente implicará que la titularidad sobre la misma corresponderá a quien ni ha sido su inventor ni a quien ha solicitado la concesión de la patente sobre la que ha adquirido su titularidad.

Para que la transmisión sea válida, ésta deberá formalizarse por escrito, aunque para que dicha transmisión produzca efectos frente a terceros de buena fe será precisa su inscripción en el Registro de patentes (OEPM).

- Derechos del titular de la patente


La concesión de la patente implica la atribución a su titular de una serie de derechos.

+ El derecho moral del inventor


Cuando el titular de la patente es el inventor éste tiene el «derecho moral» a ser reconocido como tal. Quiere ello decir que se trata de uno derecho "vinculado al inventor" y, por tanto, se trata de un derecho irrenunciable e inalienable (intransmisible). No obstante, en los supuestos en los que el titular de la patente no sea el inventor (por ejemplo, en los supuestos de transmisión de la patente), el inventor tiene el derecho a invocar "su derecho" de inventor frente al que en ese momento sea el titular de la patente, exigiéndole a este último que figure en la patente la mención de quien haya sido el inventor de la misma.

+ El derecho a explotar la patente durante el plazo de vigencia de la misma


El titular de la patente tiene el derecho a explotar la patente en régimen de exclusividad, es decir, a realizar "en exclusiva", actos de uso y explotación de la invención patentada, ya sea personalmente o bien por medio de terceros siempre que éstos cuenten con la autorización del titular. Este régimen "de exclusiva" en la explotación lleva implícita, lógicamente, la concesión al titular de la patente de un "derecho a impedir" que terceras personas puedan, sin autorización del titular, realizar actos de uso o explotación de la patente.

En este orden, y cuando la patente es «de producto» se entienden como actos de explotación de la patente, la fabricación, la introducción en el comercio o la utilización del producto objeto de patente. Sin embargo, cuando la patente es "de procedimiento" se entiende como acto de explotación de la patente a la utilización del propio procedimiento objeto de patente, así como a la introducción en el comercio y a la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de patente.

Una vez que el producto fabricado al amparo de una patente ha entrado en el tráfico mercantil, el derecho de exclusividad que le otorga la patente a su titular «se ha agotado» ya que no puede impedir, lógicamente, que ese producto circule libremente en el mercado y que los terceros realicen transacciones comerciales con el bien en el que se ha incorporado la patente.

Ahora bien, pese a lo indicado, es necesario precisar que el titular de la patente no podrá impedir que terceras personas lleven a cabo dichos actos de explotación cuando los mismos se lleven a cabo en un ámbito privado y con fines no comerciales, o bien cuando se lleven a cabo con fines de experimentación.

La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, que se contarán a partir de la fecha en que se presentó la solicitud de patente. Transcurrido el referido plazo de 20 años, la patente caduca y, en consecuencia, la invención cae en el «dominio público» pudiendo ser ya explotada directamente por cualquier persona.

- Obligaciones del titular de la patente


El titular de la patente tiene una doble obligación: 1) Explotar la patente durante el periodo de tiempo que marca la ley; y 2) Pagar las tasas anuales correspondientes.

+ Explotar la patente durante el periodo de tiempo que marca la Ley


En efecto, si uno de los requisitos de patentabilidad consiste en que la invención, objeto de patente, tenga aplicación industrial, es evidente que al titular de la patente se le obligue a su explotación, debiéndola incorporar en un producto que posteriormente se pondrá en el mercado, y, de este modo, se contribuye al desarrollo tecnológico y al progreso industrial del país. En este orden, el titular de la patente deberá comenzar a explotarla dentro de los 4 años siguientes contados desde la fecha de la presentación de la solicitud de patente, o bien dentro de los 3 años siguientes contados desde la publicación de la concesión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Se aplicará automáticamente el «sistema de cómputo del plazo» que, en cada caso, suponga un mayor tiempo para que el titular de la patente cumpla con su obligación de explotar.

Si, una vez concedida la patente, al titular de la misma no le interesara o no le compensara económicamente su explotación, pero quisiera conservar sus derechos de «exclusividad» en previsión de que durante el plazo de vigencia de la patente (20 años) le resultase atractiva su explotación, puede acudir a la institución jurídica que regula las "licencias sobre las patentes".

Por virtud del otorgamiento de una licencia sobre una patente se concede autorización (o licencia) para que una persona (denominada licenciatario) pueda, sin adquirir la titularidad de la patente, realizar actos de explotación de la misma, sin que dichos actos constituyan violación del "derecho de exclusiva" que corresponde a su titular. En este orden, pueden distinguirse tres tipos de licencias: la licencia contractual, la licencia de pleno derecho, y la licencia obligatoria.

. La licencia contractual

La licencia contractual consiste en un contrato por virtud del cual el titular de la patente (denominado licenciante) autoriza voluntariamente a otra persona (denominada licenciatario) la explotación de la patente, durante el tiempo pactado (que puede ser la totalidad —20 años— o bien un tiempo determinado), a cambio del pago de un precio, canon o regalía, sin que el licenciante transmita al licenciatario la titularidad sobre la misma. En consecuencia, este contrato se puede llevar a cabo desde el mismo momento de la concesión de la patente.

Por virtud de este pacto, el licenciante se obliga principalmente a pagar las anualidades correspondientes, y a transmitir al licenciatario todo cuanto sea necesario para que este último pueda llevar a cabo dicha explotación. Sin embargo, el licenciatario se obliga principalmente a explotar la patente, a abonar al licenciante la retribución pactada derivada de la licencia (también denominada "canon" o "regalía"), y a evitar la divulgación de los conocimientos técnicos que le haya transmitido el licenciante para que pueda explotar la patente.

Salvo pacto en contrario, se entenderá que la licencia que otorga el licenciante al licenciatario será total (el licenciatario podrá usar y explotar la invención patentada, en todas sus aplicaciones), nacional (en todo el territorio español), durante toda la duración de la patente, y no exclusiva (ya que el licenciante goza de plena libertad para explotar por sí mismo la patente, así como para concertar otras licencias contractuales con otros licenciatarios diferentes).

. La licencia de pleno derecho

La licencia de pleno derecho, al igual que la licencia contractual, tiene naturaleza contractual. Sin embargo, el elemento fundamental que diferencia a la licencia contractual de la licencia de pleno derecho consiste en que al otorgamiento de la licencia de pleno derecho se llega gracias a la intervención de la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque a través de ella se hace pública la voluntad y la pretensión del titular de una patente de ceder a un tercero la explotación de la patente a través de una licencia, y, en consecuencia, por dicha publicidad cualquier persona interesada tiene la posibilidad de conocer dicha voluntad.

A tal efecto, el titular de la patente realizará, por escrito, a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, un «ofrecimiento público» de licencia, que se inscribirá en el Registro de Patentes, y la Oficina Española de Patentes y Marcas será la encargada de dar la oportuna publicidad a dicho "ofrecimiento", a los efectos de que todo aquel que esté interesado en su explotación pueda realizar una oferta destinada a la obtención de la licencia y a la consecuente explotación de la patente en calidad de licenciatario. Como la concesión de la licencia lleva aparejada la obligación por parte del licenciatario del pago de una retribución al titular de la patente (licenciante), si en este punto no hubiese acuerdo entre el licenciante y el licenciatario sería la Oficina Española de Patentes y Marcas la competente para establecer las condiciones económicas.

Una de las ventajas que reporta la licencia de pleno derecho para el titular de la patente (licenciante) consiste en que desde el momento en que dicho titular realiza el previo «ofrecimiento público» se reduce a la mitad el importe de las tasa anual que debe pagar por el mantenimiento de la patente.

. La licencia obligatoria

La "licencia obligatoria" no tiene naturaleza contractual. Consiste en un acto jurídico, por cuya virtud el gobierno (a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas) concede "licencia" (o autorización) a cualquier persona que la solicite (licenciatario), a los efectos de que el solicitante de esta licencia pueda llevar a cabo la explotación de la patente sin contar con la autorización del titular de la misma (licenciante) o incluso en contra de la voluntad de éste. El licenciatario deberá pagar al licenciante un precio, canon o regalía por el uso o explotación de la patente.

Esta licencia puede concederse por alguno de los siguientes motivos:

1) Por falta de explotación de la patente. Para que a una persona se le conceda licencia obligatoria por este motivo deberán apreciarse todas las circunstancias que se indican a continuación: 1ª Que haya transcurrido el plazo legal máximo para que el titular de la patente comience a explotar la patente sin que dicho comienzo se haya producido. 2ª Que no exista una "causa legítima" por la que el titular de la patente no ha comenzado su explotación en el plazo que señala la Ley. 3ª Que el interesado en obtener la licencia obligatoria haya intentado previamente conseguir una licencia contractual, aunque lógicamente sin lograrlo.

2) Por interés público. En este supuesto la licencia la concede el gobierno, mediante Real Decreto. Motivos de interés público son, entre otros, la defensa, la salud pública, etc.

3) Por dependencia de patente. En este punto, me remito a lo indicado anteriormente acerca de las "patentes dependientes".

Por último, debe indicarse que si la patente no es explotada ni por su titular directo ni por ningún licenciatario (en los supuestos de licencia), ésta caduca y se extingue. La extinción de la patente supondrá la pérdida del "derecho de exclusividad", por lo que la invención pasará a ser de dominio público, pudiendo ser utilizada por cualquier persona libremente.

+ Pagar las tasas anuales correspondientes dentro de los plazos previstos


El titular de la patente se encuentra obligado anualmente al pago de las tasas correspondientes. El pago podrá realizarse, sin recargo alguno, hasta 1 mes después de la fecha del vencimiento de la anualidad. Si transcurre dicho plazo sin que el pago se haya realizado, el titular de la patente dispondrá de un «plazo de gracia» para efectuar el pago que se extenderá hasta la fecha del vencimiento correspondiente a la siguiente anualidad. Si el pago de la tasa se realiza durante el "plazo de gracia", el titular de la patente deberá abonar, además, un recargo sobre el precio de la tasa.

En cualquier caso, si a la fecha del vencimiento de una determinada anualidad no se han satisfecho las tasas correspondientes a la anualidad anterior, la patente habrá "caducado", caducidad de la que la patente puede ser rescatada a través de la figura de la «rehabilitación». La "rehabilitación" procederá en el supuesto de que el titular de la patente justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor.

- La extinción de la patente


La patente se extingue por la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes:

+ El cumplimiento del tiempo legal de vigencia


La patente tiene una duración limitada (20 años improrrogables). Por ello, la expiración de dicho periodo de tiempo supondrá su caducidad y extinción.

+ La nulidad


Dado que la patente se obtiene en virtud de la inscripción en el Registro de Patentes (OEPM), dicha inscripción se encuentra amparada bajo la presunción de "exactitud y validez" de la patente. En consecuencia, la declaración de nulidad de una patente inscrita corresponderá al juez de lo mercantil.

La nulidad de una patente sólo puede proceder por alguna de las causas que se indican a continuación: a) Porque la patente se haya concedido incumpliendo alguno de los requisitos exigidos por la Ley de Patentes; b) Por la falta de descripción completa y clara de la invención patentada; c) Porque el titular de la patente no sea ni el inventor ni un causahabiente de éste.

La declaración judicial de nulidad implicará que la patente nunca fue válida, aunque dicha declaración de nulidad no podrá afectar a los contratos celebrados con anterioridad a dicha declaración.

+ La caducidad


Las causas por las que una patente caduca son las siguientes: a) Por la expiración del plazo para el que fue concedida la patente; b) La falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad, y, en su caso, del recargo o sobretasa correspondiente; y c) El incumplimiento de la obligación de explotar la invención patentada.

La caducidad de la patente implicará la pérdida por parte de su titular del "derecho de uso y explotación en exclusiva", incorporándose la invención patentada en el "dominio público", por lo que cualquier tercero podrá hacer uso de la misma y explotarla con plena libertad.

- La protección jurisdiccional de la patente


Los litigios que se susciten como consecuencia de la aplicación de los preceptos de la Ley de Patentes deberán resolverse por los órganos de la jurisdicción ordinaria; particularmente, los Juzgados de lo Mercantil.

Sobre esta base, la Ley de Patente articula un sistema de defensa (acciones) a favor del titular de la patente frente a actuaciones indebidas de terceros que supongan una infracción del "derecho de exclusiva" que corresponde al titular.

El ejercicio de dichas acciones va esencialmente destinado a lograr que el juez de lo mercantil adopte alguna o varias de las siguientes medidas:

a) La cesación de los actos que violen los derechos del titular de la patente.

b) La indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una actuación indebida del tercero.

c) El embargo de los objetos producidos con violación del derecho de patente.

d) La adopción de medidas necesarias tendentes a evitar que prosiga la violación de la patente.

e) La publicación de la sentencia condenatoria del infractor, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Sin embargo, la Ley de Patente no sólo otorga una especial protección al titular de la patente, sino que también protege al tercero cuando, sin llegar a violar los derechos del titular de la patente, presiente que el titular de la patente lo va a demandar por violación de sus derechos cuando, realmente, no han sido violados. Ante este «presentimiento», el tercero podrá ejercitar la que se denomina «acción negatoria», que está destinada a conseguir del juez la declaración de que la actividad que lleva a cabo el tercero, por la que teme ser demandado por el titular de la patente, no constituye violación de la patente.

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Fuente:
Apuntes del profesor de Derecho Mercantil (Universidad de Cádiz), Pedro Javier Lassaletta García.